在專利侵權的訴訟中,往往在原告(被侵權人)主張專利權受到侵害時,被告(侵權人)會同時提起專利無效的抗辯。

由於專利是由國家審查發給申請人的權利,並不是如同債權是由私人之間互相約定而成,因此法院在裁判專利權究竟為有效或是無效同時牽扯到兩個問題:

第一:涉及國家公權力行使的專利權有效性,在公法及私法交由不同審判法院的國家(如德國、台灣),究竟應由民事法院自為判斷,或是交由行政法院判斷?

第二:即便不區分公法、私法審判法院,但專利有效性的裁判究竟是僅存在於當事人間,抑或是效力及於第三人,也就是所謂的「有對世效力」?

以下整理各國立法或判決慣例:

1.侵權、有效性集中審理(主流趨勢):

美國:自1971年起,民事法院就專利有效性之判斷原則上在美國領域內有對世效 力。(Blonder-Tongue v. University Foundation)

法國:1978年起,任何關於有效性之裁判均有對世效力。(Art. L.913-27 CPI)

英國:侵權訴訟上有效性之抗辯僅在當事人間發生效力,但將阻礙英國專利局之程序。(英國專利法74條第7項)


2.侵權、有效性分別審理(少數國家)

德國:侵權行為中有關有效性之抗辯,民事法院不自為判斷,由專利法院判斷專利之有效性。民事法院得裁定停止,但實務上屬少數。

奧地利:同樣於民事法院與行政法院分別審理。但最高法院得裁定停止以統一見解。


3.兼具集中審理與分別審理

我國在智財法院審理侵權事件時,若被告抗辯有效性時,法院得就有效性自為判斷,但該判斷所為之裁判僅拘束當事人。另可於行政法院提起有效性之訴訟,行政法院之裁判則有對世效力。



我國的智財審理法看似折衷上述兩種類型之處理,但其實存在有見解不一的危機,舉例而言:

侵權事件中,被告抗辯專利有效性,另於行政法院提起專利無效之訴,民 事法院判決專利無效,後行政法院判決專利有效,則行政法院之判決不影響判決在先之當事人。

但民事法院判決專利有效,行政法院判決專利無效,被告則可依行政法院之判決作為再審事由。(判決基礎變更)

沈冠伶在法學新論第8期 p1-p17
<智慧財產民事訴訟與行政爭訟事件之統合整理>
有述及上述問題,並且提出目前智財審理法在管轄上的其他問題:

1.智財法院非專屬管轄,上級法院不得就普通民事、行政法院就智財事件所為之判決,以判決違背法令廢棄原判決。(智慧財產權案件審理細則第九條之立法理由參照)

沈:立法技術上,應明定於法律,而非僅列於審理細則,甚至審理細則之理由。


2.無論智慧財產權案件審理法實施前後,智財案件第一審已繫屬於地方法院,於上訴或抗告時應送智慧財產第二審法院。

沈:審理法第37條第1項第2款僅列實施前,但舉輕以明重,實施後更應如此。


3.智慧財產案件第三審仍應分別就案件性質向最高法院以及最高行政法院提出,存有見解不一的危險。

最後文末提出的建議,是民事裁判對專利有效性之判斷,透過機關參加的方式,并且不限於辯論主義之原則下,保障程序之完整,使裁判對行政機關產生拘束力。
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