Supreme Court有關權利耗盡最新判決－Barley-)

法院：SCOTUS 美國最高法院
日期：2008/6/9
原告：LG Electronics, Inc. (Pespondent)
被告：Quanta Computer Inc. (Petitioner)
系爭專利： US 4,939,641; US 5,379,379; and US5,077,733.
相關規範： Patent exhaustion; authorized sale

判決意見書參照：http://www.supremecourtus.gov/opinions/07pdf/06-937.pdf

主要爭點在於：

1. 方法項是否適用於權利耗盡？

2. 未完整實施專利之授權物，是否適用權利耗盡？

3. 契約內容對於權利耗盡之效力？

爭點1：方法項是否適用於權利耗盡？

在先前判例中(Univis, 316 U.S. 241.)，Supreme Court認為某些情況下裝置和方法是不可分的，也就是該方法唯一的目的就是製造出該裝置：

Apparatus and method claims “may approach each other so nearly that it will

be difficult to distinguish the process from the function of the apparatus.”

United states ex rel. Steinmetz v. Allen, 192 U.S.543, 559 (1904)

而本案中的裝置方法有類似情況，所以最高法院認同先前判例對本案的效力，判決LG的專利權利耗盡。

爭點2：未完整實施專利之授權物，是否適用權利耗盡？

最高法院認同Univis案的見解，只要該產品是該專利中必要 (essential) 的一部份，專利權就已經耗盡。

爭點3：契約內容對於權利耗盡之效力？

LG 引用最高法院之判例： General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 304 U.S. 175 (1938) & General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 305 U.S. 124 (1938) 中，合約規定只可以出售產品給私人和家庭使用，但被告卻出售給商業使用，違反了合約。最高法院判定本案專利權耗盡不適用，因為被告違反合約，做出未被授權 (unauthorized) 之販賣行為。

最高法院指出， LG 搞錯了一個地方，就是 LG 和 Intel 的合約中，沒有禁止 Intel 販賣其產品和非 Intel 產品結合。合約中廣泛地允許 Intel 製造、使用、販賣其產品，而不受 LG 專利的限制。合約充其量只要求 Intel 需要在賣產品給廣達時，知會廣達該產品未取得 LG 授權給廣達將該產品和非 Intel 產品結合。 LG 和 Intel 均同意 Intel 未違反合約中之內容。